黄道益活络油有限公司与南昌黄道益凯庆医药科技有限公司侵害商标权纠纷一审民事判决书

原告：黄道益活络油有限公司，住所地：香港葵涌葵昌路18-24号美顺工业大厦4字楼。 法定代表人：黄慧娟，公司董事。 委托诉讼代理人：亓禹，广东融商达成律师事务所律师。 委托诉讼代理人：钟淑芬，广东融商达成律师事务所律师。 被告：南昌黄道益凯庆医药科技有限公司，住所地：江西省南昌市桑海经济技术开发区桑海食品厂，统一社会信用代码：×××46Ｊ。 法定代表人：胡楷泽，总经理。 委托诉讼代理人：杨康德，广东承诺律师事务所律师。 委托诉讼代理人：戚佩斯，广东承诺律师事务所律师。

原告黄道益活络油有限公司（以下简称黄道益公司）与被告南昌黄道益凯庆医药科技有限公司（以下简称凯庆公司）侵害注册商标专用权及不正当竞争纠纷一案，本院于2016年12月26日立案后，依法适用普通程序，于2017年9月11日公开开庭进行了审理。原告黄道益公司委托诉讼代理人亓禹，被告凯庆公司法定代表人胡楷泽及委托诉讼代理人杨康德、戚佩斯到庭参加诉讼。本案现已审理终结

原告黄道益公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即停止生产和销售含有“黄道益”文字标识的“活络油”产品（所有该种产品以下统称“侵权产品”），并销毁侵权产品及其包装材料、宣传广告材料、用于生产侵权产品的材料、工具、设备等财物；2.判令被告立即停止在公司名称中使用“黄道益”文字；3.判令被告向原告赔偿损失人民币100万元；4.判令被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：1、原告黄道益公司持有的注册商标及其显著性和知名度。原告黄道益公司成立于1988年7月22日，原告创始人黄道益于1968年研制“黄道益活络油”产品。2004年6月14日原告黄道益公司获得注册号为第3365258号商标注册证，核准商标为（下称“商标一”），核定使用商品为第5类的医用药、草药制剂、止痛药、跌打药、膏药、繃辅材料、人用药等，注册有效期自2004年6月14日至2014年6月13日，并续展注册有效期至2024年6月13日。2009年2月1日原告黄道益公司获得注册号为第4941024号的商标注册证，核准注册商标为（下称“商标二”），核定使用商品为第5类的药油、甲癣病用油、医用药物、中药成药、杀虫剂、消毒剂、兽医用药、医用敷药、止疼胶药／药贴、中药袋、牙填料。注册有效期自2009年2月21日至2019年2月20日。商标一和商标二以下统称原告商标。原告黄道益公司以创始人黄道益名字命名，经创始人黄道益多年推广，具有高度的显著性，且工商总局商标评审委员会在多件案件中认定“黄道益”文字商标和“黄道益”文字图案的组合商标具有显著性。自1967年7月3日至今，黄道益公司经多年的生产经营，在香港及中国内地有较高的知名度。2、被告凯庆公司生产和销售了被控侵权产品。原告于2016年6月21日在位于揭阳市××区××路××花园××号的榕城区安康药行东兴分店（已更名为榕城区安康药行东升分店，下称“东升分店”）购买了一件“活络油”产品，该产品外包装标示的生产厂家为被告，在外包装的正面、背面和顶部的显著位置均标示了“南昌黄道益凯庆医药科技有限公司”，同时，标示“黄道益凯庆”文字的标签使用于外包装正面的醒目位置。3、被告凯庆公司侵犯了原告黄道益公司的注册商标专用权。被控侵权产品外包装正面的醒目位置标识了“黄道益凯庆”文字，该文字与“黄道益”文字的内容、读音相同，视觉上无差别，即使用了近似商标；被控侵权产品与原告商标核定使用的医用药、跌打药、止痛药、人用药、药油为相同商品；被控侵权产品的主要成分也与目前正在中国内地销售的标示原告商标标识的“黄道益活络油”产品的部分主要成分相同或类似。被控侵权产品的功能和用途与标示原告商标的“活络油”产品相同，均为药品中的外用药。因此，被控侵权产品标示的“黄道益凯庆”文字标识与原告商标为高度近似的商标，被控侵权产品与原告的“活络油”产品构成相同商品。4、被告将原告的具有较高知名度的在先注册的原告商标作为企业字号使用的行为构成不正当竞争。被告凯庆公司在被控侵权产品上使用的公司名称导致公众误认为被告与原告存在合资等类似关系，误认为被控侵权产品来源于与原告具有合作关系的生产商。5、被告主观恶意明显。被告设立之前，原告、原告的“黄道益活络油”产品及“黄道益”商标已在香港及中国内地具有较高的知名度。被告将具有较高知名度的在先注册的原告商标作为企业字号使用于被控侵权产品外包装的目的就是企图使消费者误认为被告与原告具有某种特定联系，从而以达到通过攀附原告和原告商标的知名度获得非法利益的最终目的。6、被告应承担侵权责任。被告生产和销售被控侵权产品的行为侵犯了原告享有的原告商标的注册商标专用权，被告应当立即停止其侵权行为，考虑到原告商标及产品具有的高度显著性和知名度、被告实施了侵害原告的商标权的行为和针对原告的不正当竞争行为及其主观故意，要求判决被告赔偿原告经济损失人民币100万元，并承担全部诉讼费用。

被告凯庆公司答辩称，1.被告的企业名称是依法核准登记，具有法律效力，答辩人在自己产品上标注使用合法，不存在侵权。“黄道益凯庆”作为答辩人企业字号，从未突出使用“黄道益”三个字，而是将“黄道益凯庆”与企业名称其他部分一起作为整体使用，不存在侵害被答辩人的商标权的行为。被告的企业名称权是经法定程序确认的权利，系受企业名称登记管理法律、法规的保护，其在自己的产品上规范使用自主企业名称“南昌黄道益凯庆医药科技有限公司”、字号“黄道益凯庆”，依法应受到法律保护，不存在侵权的行为。2.被告的产品外包装具有显著性，且凸显自主商标“凯耀”及附属图形，标注企业名称（字号）符合法律规定，与原告的产品在外包装装潢、标识方面具有明显区别，不会造成一般消费者对两者产品的混淆误认，没有侵犯原告的商标专用权。原告的产品外包装盒（设计）获得外观设计专利，与原告的产品外包装有着明显区别。被告生产的产品多处均凸显了答辩人的自主注册商标“凯耀”（商标注册证第8815064号，核定使用是第5类商品）”及独特附属图形。被告生产的产品凸显使用的自主注册商标“凯耀”与原告的商标“黄道益”相比较，无论是字形、还是读音上均明显不同。被告生产的产品突出标注“活络油-抑菌油”，足以引起普通消费者的注意，能够与被答辩人的产品“黄道益活络油”相区分。答辩人产品的外包装盒上印有的企业名称及企业字号，没有明显标注，没有突出使用。3.原告持有的注册商标“黄道益”在中国大陆内地的不具知名度，“黄道益活络油”不是知名商品，答辩人注册企业名称“南昌黄道益凯庆医药科技有限公司”是善意的，经工商部门依法核准使用，不构成对被答辩人的不正当竞争。原告提交的证据尚不足以证明“黄道益”及黄道益公司在中国内地及江西地区具有一定的知名度，被告使用自有商标不会发生公众混淆，被告的行为不构成不正当竞争。4.被答辩人要求答辩人赔偿100万元经济损失无事实及法律依据。被告合法使用企业字号，不存在侵权及不正当竞争行为，且被告为小型企业，产品生产量小，销售范围窄、至今已停产。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。被告对原告第一次提交的证据（证据1-8）中1-6项真实性、合法性和关联性以及第8项证据的真实性、合法性无异议，本院予以确认并在卷佐证。被告对原告第二次提交的证据中的证据4、5的真实性、合法性；证据31-33的真实性、合法性和关联性，证据36-38的真实性、合法性；证据92-94、103、157-161、165、167-190、198-199、203、205-206、208、210-211、213-215的真实性；证据222-223的真实性、合法性；证据547、550-551、553、559-560、562-563、566-567、574的真实性；证据587-594的真实性无异议，本院予以确认并在卷佐证。原告对被告提交证据1-4的真实性、合法性无异议，本院予以确认并在卷佐证。 对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.对原告第一次提交的证据7，被告对真实性、合法性和关联性提出了异议，主张该证据无法证明原告购买产品系被告生产和销售，对此，本院认为，被告自认原告购买的产品与其生产产品名称及包装一致且被告无证据证明该产品非其生产，故对该组证据本院予以采信。对原告的第二次提交的证据中的证据1-3、6-7、9-17、21-26、67-91、226、233-237、241、249-255、257-267、270-286、290-301、305-314、317-333、336-343、346-358、362-371、375-385、388-389、401-411、414-430、433-443、446-457、460-471、474-502、505-516、519-530、533-544，被告对真实性、合法性和关联性提出了异议，主张该证据属于域外证据应经过公证并附有中文译本，对此，本院认为，该证据无原件且不符合《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十一条、第十二条的规定，本院不予认可；对证据4、5的关联性、证据92-94、103、157-161、165、167-190、198-199、203、205-206、208、210-215、222-223、547.550-551、553、559-560、562-563、566-567、574的合法性及关联性、证据596的真实性、合法性及关联性提出了异议，主张该组证据不能证明原告的产品在中国内地有知名度，对此，本院认为，黄道益公司通过报纸等媒体在内地进行大量的宣传具有较高知名度，对该组证据的真实性、合法性、关联性予以认定，对其证明黄道益公司生产的产品具有较高知名度予以采信。证据18-20、104-156、162-164、166、191、222-223均是对黄道益公司及产品的宣传报道，与黄道益公司提交的其他宣传类证据可相互印证，可以证明黄道益公司生产产品具有一定知名度，本院予以采信；对原告提交的其他证据均无原件，被告亦不予认可，本院不予采信。2.原告对被告提供证据的关联性，本院认为该组证据反映被告的基本情况，与基本事实有关，本院予以采信，但对证明目的不予认可。

根据双方当事人的举证、质证及本院的认证，本院查明如下事实：黄道益公司成立于1988年7月22日，生产“活络油”产品，2004年6月14日，黄道益公司注册了“黄道益＋图形”商标，注册号为第3365258号，商标图案为“”，核定使用的商品是第5类的医用药、草药制剂、止痛药、跌打药、膏药、绷敷材料、人用药，注册有效期限自2004年6月14日至2014年6月13日，经核准，该商标续展有效期至2024年6月13日。2009年2月21日，黄道益公司获准注册了“”商标，注册号为第4941024号，注册有效期自2009年2月21日至2019年2月20日，核定使用商品为第5类的药油、甲癣病用油、医用药物、中药成药、杀菌剂、消毒剂、兽医用药、医用敷料、止疼胶药／药贴、中药袋、牙填料。 2016年6月21日，黄道益公司在位于揭阳市××区××路××花园××号的榕城区安康药行东兴分店（已更名为榕城区安康药行东升分店，下称“东升分店”）购买了一件“活络油”产品25元／25ｍｌ,该产品所标示的生产厂家为南昌黄道益凯庆医药有限责任公司,外包装正面上部三分之一处为蓝色，用白色字体标识了“活络油”三个字，汉字上方标有“南昌黄道益凯庆医药有限责任公司”字样，包装盒中间部分为中空，显示了里面玻璃瓶的标签“活络油”三个字（纵向排列），中空部分左右两方以红色字体印有“四季常备、居家旅行”的字样（纵向排列），右下角贴有防伪标签，标签上以红色字体标识了“黄道益凯庆”。包装盒的背面印有“包装专利号：ＺＬ20103016××××.1”字样，专利号右边印有，背面正中间标有“南昌黄道益凯庆医药有限责任公司、生产地址：南昌市桑海经济技术开发区、电话：0791-83066757、传真：0791-83066791”，下方是二维码及编号6951164400011。此外，该产品外包装的外侧还标识了产品的主要成分为冬青油、丁香油、药用冰片、松节油、樟脑、天然薄荷，许可证号为赣卫消证字（2014）第0021号。同年10月9日，黄道益公司在揭阳市空港区和恩堂购买了一件“活络油”产品，价格是25元／25ｍｌ，该产品除正面右下角没有防伪标签外，其他与黄道益公司在东升分店购买的产品包装一致。 凯庆公司成立于2010年4月29日，企业类型是有限责任公司（自然人投资或控股）、注册资本50万元、经营范围油剂抗（抑）菌制剂（净化）生产销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。凯庆公司提供了消毒产品生产企业卫生许可证，编号为赣卫消证字（2014）第0021号。 2010年5月12日，凯庆公司向国家知识产权局申请包装盒（活络油）的外观设计专利，国家知识产权局于2010年12月29日向凯庆公司颁发了外观设计专利证书，专利号为ＺＬ20103016××××.1。该外观设计专利证书载明的图片与被控侵权产品的外包装不完全一致，同时，2015年6月24日，因凯庆公司未交年费致专利失效

本院认为，本案为涉港侵害商标权及不正当竞争纠纷。本案诉争的侵权行为地发生在内地，依照《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第五十条规定，知识产权的侵权责任，适用被请求保护地法律，当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律。本案双方当事人未选择适用的法律，故本案应该适用涉案商标专用权被保护地法律，即中国大陆地区法律。 本案争议焦点：1.凯庆公司使用“黄道益”作为企业字号的行为是否构成不正当竞争；2.凯庆公司在被控侵权产品上使用“黄道益凯庆”字样的行为是否侵犯黄道益公司的注册商标权；3.如何构成不正当竞争或商标侵权，凯庆公司应如何承担赔偿责任。 1.凯庆公司使用“黄道益”作为企业字号的行为是否构成不正当竞争 黄道益公司是注册商标号为第3365258号及第4941024号、核准使用在第五类商品上的注册商标所有权人，上述商标经法定程序取得，现处于保护期内，其商标专用权受法律保护。凯庆公司辩称黄道益凯庆是其企业字号，其经工商登记准予使用，系合法有权使用。本院认为，“黄道益”三个字既是黄道益公司的注册商标，亦是其企业名称中的字号，而凯庆公司的企业名称中“黄道益凯庆”为企业字号。而从己查明事实可知，黄道益公司的“黄道益”商标、企业字号使用在先，凯庆公司成立在后。《中华人民共和国商标法》第五十八条规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第（三）项规定，经营者不得擅自使用他人的企业名称或姓名，引人误认为是他人的商品。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条第一款规定，具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的企业名称。本案中，黄道益公司通过杂志、报纸、赞助活动等形式进行广泛宣传，使得“黄道益”注册商标及其“黄道益”字号获得较为广泛的知名度，为公众所知熟悉。被告在生产销售与黄道益公司相同产品时，使用了与原告涉案注册商标相同的文字作为企业字号，主观上明显具有攀附原告涉案注册商标的故意，客观上也容易导致消费者对原、被告提供产品的来源产生混淆和误认。凯庆公司辩称其是合法使用企业字号，但其企业名称登记于2010年，晚于黄道益公司的相关注册商标核准注册及宣传使用的时间，根据保护在先权利的原则，即使其企业名称经过工商部门核准，也不能成为其不构成侵权以及不承担责任的理由，对凯庆公司的该项抗辩，本院不予采纳。凯庆公司使用“黄道益”作为企业字号的行为构成不正当竞争，故对黄道益公司要求判令凯庆公司立即停止在公司名称中使用“黄道益”文字的诉请，本院予以支持。 2.凯庆公司在被控侵权产品上使用“黄道益凯庆”字样的行为是否侵犯黄道益公司的注册商标权 黄道益公司主张被控侵权产品外包装及防伪标识上使用“黄道益凯庆”文字的行为构成商标侵权，根据《最高人民法院关于审理民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，“下列行为属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：（一）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的……”。本案中，凯庆公司在外包装标示“南昌黄道益凯庆医药科技有限公司”及在防伪标识上使用“黄道益凯庆”的行为不属于突出使用，根据社会大众的消费习惯及辨别程度，不会造成公众误认，原告据此主张被告构成商标侵权，应当停止侵权及销毁相应材料的诉请，本院不予支持。 3.凯庆公司应当承担赔偿责任 凯庆公司是生产“活络油”的企业，对黄道益公司及产品应该有一定的了解，其明知无黄道益公司授权的情况下注册含有“黄道益”的企业名称，主观上具有过错，客观上实施了生产销售的行为，应承担赔偿责任。因黄道益公司未能提供证据证明其在江西销售情况，也未能证明经济损失，凯庆公司亦未能证明其销售及盈利情况，综合考虑黄道益公司产品的知名度及销售范围、凯庆公司的侵权行为性质和情节等因素，酌情判定赔偿金额为8元。 综上所述，依据《中华人民共和国商标法》第五十七条第（二）项、第三项，第五十八条、第六十三条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第五条第（三）项，《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第五十条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第十条、第十二条、第十六条第一款和第二款，《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条第一款、第七条，以及《最高人民法院关于适用（中华人民共和国涉外民事关系法律适用法）若干问题的解释（一）》第十九条之规定，判决如下

一、被告南昌黄道益凯庆医药科技有限公司于本判决生效之日起十五日内立即停止在公司名称中使用“黄道益”字样； 二、被告南昌黄道益凯庆医药科技有限公司本判决生效之日起十日内赔偿原告黄道益活络油有限公司损失8万元； 三、驳回原告黄道益活络油有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费13800元（黄道益活络油有限公司已预交），由黄道益活络油有限公司负担8800元，由被告南昌黄道益凯庆医药科技有限公司负担5000元。 如不服本判决，原告黄道益活络油有限公司可在判决书送达之日起三十日内，被告南昌黄道益凯庆医药科技有限公司可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时按照不服本判决部分的上诉请求数额，交纳上诉案件受理费【开户行：农行南昌市环湖支行，账号：31×××42-3，收款人：江西省高级人民法院，诉讼费缴纳时请在用途中注明“诉讼费”】，上诉于江西省高级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理

审判长汪西菲 审判员刘卫平 审判员陈大奎

二〇一七年十二月六日

书记员王倩